Caso de brinquedo do cachorro de Jack Daniel revivido é enviado de volta ao tribunal distrital

Jul 07, 2023

Jack Daniel's Properties Inc. convenceu o Nono Circuito a enviar seu caso de marca registrada sobre um brinquedo para cachorro “Bad Spaniels” de volta ao tribunal distrital depois que a Suprema Corte reverteu a rejeição do tribunal de apelações às reivindicações do fabricante de uísque.

A VIP Products LLC argumentou que o tribunal distrital já decidiu que havia infringido a imagem comercial de Jack Daniel e que o Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos EUA tinha um registro completo perante ele. Mas o Nono Circuito, que em Junho teve a sua decisão baseada na liberdade de expressão para VIP anulada, optou simplesmente por anular a decisão do tribunal de primeira instância e enviar o caso de volta ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Arizona.

A ordem de um parágrafo poderia prolongar o litígio, fazendo com que o tribunal distrital analisasse novamente o caso com base na estrutura padrão de probabilidade de confusão do consumidor da lei de marcas registradas. O tribunal já realizou essa análise ao conceder à Jack Daniel's Properties Inc. uma vitória inicial em 2018 e concluiu que a VIP infringiu e diluiu suas marcas registradas.

Revertendo essa decisão em 2020, o Nono Circuito realizou o teste de Rogers v. Grimaldi – que permite o uso de marca registrada artisticamente relevante em obras expressivas sem a permissão do proprietário – negou a necessidade de uma análise de confusão.

Mas a Suprema Corte disse que Rogers não poderia solicitar se a marca em questão estivesse sendo usada como marca registrada, devolvendo o caso ao Nono Circuito. Os juízes também anularam a conclusão de que o uso de VIP se enquadrava na exceção não comercial da lei de diluição por razões semelhantes.

Após a decisão da Suprema Corte, a VIP disse ao Nono Circuito que “pode e deve decidir” por infração e diluição porque as questões giravam em torno de questões de direito ou misturavam questões de direito e fatos indiscutíveis a partir de um registro completo. O caso, afirmou, tinha “regressado à sua postura original” com VIP como recorrente a contestar a decisão original do tribunal distrital, agora apenas com a sua defesa de Rogers retirada.

Mas Jack Daniel's observou que a atual pauta do Nono Circuito é o recurso de Jack Daniel da decisão do tribunal distrital para VIP em prisão preventiva - depois que o tribunal de apelações rejeitou a vitória de Jack Daniel. Ele disse que se a VIP convencesse o Nono Circuito a concordar com aspectos não-Rogers de seu apelo original, isso simplesmente anularia a vitória original de Jack Daniel's que não existe, e não afirmaria a vitória da VIP baseada em Rogers.

Se o tribunal não devolver o caso ao tribunal distrital, deverá pelo menos reverter a ordem informativa para colocar VIP no papel do recorrente. A VIP também argumentou que deveria fornecer o resumo de abertura se o Nono Circuito mantivesse o caso conforme solicitado.

Jack Daniel's processou em 2014, alegando que um brinquedo para cachorro em forma de garrafa de Jack Daniel's infringia sua imagem comercial. O brinquedo também imitou fontes nas distintas etiquetas pretas de Jack Daniel, mas substituiu “Jack Daniel's” por “Bad Spaniels”, “Old No. .”

Os juízes de circuito Andrew D. Hurwitz, os juízes A. Wallace Tashima e Eric D. Miller emitiram a ordem em conjunto.

Dickinson Wright PLLC representa VIP. Williams & Connolly LLP e Messner Reeves LLP representam Jack Daniel's.

O caso é VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties Inc., 9th Cir., No. 21-16969, remetido em 14/08/23.

Para entrar em contato com o repórter desta história: Kyle Jahner em Washington em [email protected]

Para entrar em contato com o editor responsável por esta história: Adam M. Taylor em [email protected]

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